VI SA/Wa 1900/12

Uzasadnienie

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 10 lipca 2012 r., sygn. akt II GSK 2324/11 po rozpoznaniu skargi kasacyjnej H. S. (zwanej dalej skarżącą) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 2 czerwca 2011 r., wydanego w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 334/11, oddalającego skargę ww. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] kwietnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie oraz zasądził od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej kwotę 1050 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Sądy administracyjne obu instancji orzekały w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy.

Decyzją z [...] stycznia 2007 r. Urząd Patentowy RP udzielił H. S. prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny Forest Fresh, zgłoszony do rejestracji w dniu [...] marca 2003 r. za numerem [...], przeznaczony do oznaczania towarów dotyczących środków do dezodoryzacji i odświeżania powietrza, objętych klasyfikacją nicejską 05 oraz klasyfikacją wiedeńską 5.1.327.5.1. Znak został wpisany do rejestru znaków towarowych pod numerem [...]. W świetle opisu tego znaku, znak słowno-graficzny ma postać ukośnie umieszczonego napisu Forest Fresh w kolorze białym na tle ciemnej figury obrazującej drzewo liściaste z konarem z prawej strony, otworem do zawieszania u góry i u dołu rozłożystymi, trzema ostro zakończonymi fragmentami korzeni. Napis wykonano czcionką naśladującą pismo odręczne.

Na decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na wspomniany znak towarowy w dniu [...] listopada 2007 r. wpłynął do Urzędu Patentowego RP sprzeciw wniesiony przez J. Ltd. z siedzibą w Z. (Szwajcaria), zwanego dalej "wnoszącym sprzeciw, uczestnikiem postępowania".

Jako podstawę prawną sprzeciwu wskazano przepis art. 246 w związku z art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm.), zwanej dalej "p.w.p.". Zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., według redakcji obowiązującej w dacie zgłoszenia znaku do rejestracji, nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli jego używanie spowodować może wśród części odbiorców błąd polegający w szczególności na skojarzeniu między znakami. W trakcie postępowania w dniu 26 lutego 2009 r. sprzeciwiający się rozszerzył podstawę prawną żądanego unieważnienia spornego znaku o przepis art. 131 ust. 2 pkt 1, zgodnie z którym nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zostały zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony, a ponadto o przepis art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., w myśl którego nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do znaku powszechnie znanego.

Zdaniem wnoszącego sprzeciw rejestracja na rzecz skarżącej wspomnianego znaku towarowego narusza przysługujące mu prawa z ochrony w systemie rejestracji międzynarodowej dwóch znaków towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem, tj. znaku graficznego o numerze [...] dla oznaczania towarów w klasie 5 (produkty do oczyszczania powietrza i dezodorantów, produkty higieniczne) oraz znaku słowno-graficznego WUNDER-BAUM o numerze [...] dla oznaczania towarów w klasie 5 (preparaty odświeżające powietrze). Akcentował podobieństwo między jego znakami a spornym znakiem, mogące wprowadzić odbiorcę w błąd co do pochodzenia towarów. Wnoszący sprzeciw załączył do akt sprawy dokumenty na okoliczność renomy swoich znaków w postaci publikacji, oświadczenia dystrybutora swoich produktów w Polsce dotyczące sprzedaży i szacunkowego udziału w rynku odświeżaczy powietrza, wydruków reklam swoich produktów w prasie polskiej, a także kopie artykułów w polskich czasopismach branżowych. Wskazał także na wszczęcie przeciwko skarżącej postępowania cywilnego z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji przed Sądem Okręgowym w [...], ostatecznie zakończonego wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2009 r., sygn. akt V CSK 102/09, oddalającym skargę kasacyjną uczestnika postępowania.

Wobec uznania przez skarżącą sprzeciwu za bezzasadny, sprawa została rozpoznana przez Urząd Patentowy RP w postępowaniu spornym, który decyzją z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. i art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p. unieważnił prawo ochronne na znak towarowy Forest Fresh nr [...].

Urząd Patentowy RP ustalił, że uczestnik postępowania jest uprawnionym z wcześniejszym pierwszeństwem do znaków towarowych w kształcie drzewka, w tym znaku słowno-graficznego WUDNER-BAUM o numerze [...], w porównaniu do spornego znaku skarżącej, zgłoszonego później do ochrony.

Urząd Patentowy podzielając stanowisko uczestnika postępowania co do renomowanego charakteru jego znaku uznał, że oznaczenie pod numerem [...] WUNDER-BAUM ma cechy znaku renomowanego, gdyż w wystarczającym stopniu udowodnione zostały stopień znajomości znaku, zasięg i długotrwałość reklamy danego oznaczenia, a także terytorialny oraz czasowy zasięg używania znaku – powołał się na wyrok Sądu Najwyższego (sygn. akt V CSK 102/09), w którym Sąd Najwyższy przesądzając renomę tego znaku stwierdził, że "H. S. (...) naruszyła dobre obyczaje przez wykorzystanie renomy oznaczeń J. z siedzibą w Z. (Szwajcaria), czego skutkiem jest ‘rozwodnienie’ znaków towarowych wnoszącego sprzeciw, a w konsekwencji utrata zdolności odróżniającej i siły atrakcyjnej, a także w dalszej części siły handlowej".

Urząd Patentowy podał, że oceniając podobieństwo znaku skarżącej ze znakiem o wcześniejszym pierwszeństwie uczestnika postępowania, jakim jest znak [...] WUNDER-BAUM poddał oba znaki towarowe ocenie w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, z uwzględnieniem ich dystynktywnych i dominujących elementów, pomijając drobne lub nieistotne różnice między nimi. Urząd Patentowy RP uznał, że elementem dominującym przeciwstawionych znaków, jest zawarty w nich wizerunek drzewka. Nie występuje zaś podobieństwo w płaszczyźnie fonetycznej. Zważywszy na renomowany charakter spornego znaku uczestnika postępowania, a także mając na uwadze funkcjonujący na gruncie ustawodawstwa i orzecznictwa unijnego wzorzec konsumenta, jako właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego, taki konsument, w ocenie Urzędu Patentowego RP, zwróci uwagę na wspomniany wspólny element obu znaków, jakim jest drzewko, kojarząc natychmiast znak skarżącej ze znakiem uczestnika postępowania. Funkcjonowanie zaś na rynku znaku towarowego skarżącej, który odbiorcom kojarzy się z renomowanym znakiem uczestnika, szkodzi jego interesom. Tym samym zachodzi podstawa do unieważnienia spornego znaku towarowego, a to w związku z naruszeniem przez rejestrację tego znaku przepisu art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., w myśl którego, nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Wystarczające jest przy tym podobieństwo umożliwiające skojarzenie obu oznaczeń przez przeciętnego odbiorcę, bowiem pasożytnicze wykorzystanie i rozwodnienie renomy znaku odbywa się już na poziomie skojarzeń przeciętnego nabywcy.

Urząd Patentowy RP podkreślił, że naruszenie przez znak skarżącej renomy znaku uczestnika uzasadnia pominięcie przy rozpatrywaniu niniejszej sprawy innych podstaw unieważnienia prawa ochronnego, jakim są przepisy art. 132 ust. 2 pkt 2 i art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p.

Od powyższej decyzji skarżąca wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w której zarzuciła zaskarżonej decyzji:

1. naruszenie prawa materialnego tj. art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie polegające na niesłusznym przyjęciu, że w stanie faktycznym sprawy zostały spełnione trzy przesłanki w postaci renomy wcześniejszego znaku, podobieństwa oznaczeń, nienależnej korzyści lub wywarcia szkodliwego skutku dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego pomimo, że właściwa ocena winna prowadzić do wniosku przeciwnego,

2. naruszenie prawa procesowego tj. art. 77 k.p.a. przez nierozpatrzenie w sposób wyczerpujący materiału dowodowego i niewyjaśnienie wszystkich okoliczności mających wpływ na bieg sprawy.

Zdaniem skarżącej organ w sposób dowolny i błędny dokonał oceny przesłanki w postaci podobieństwa, jak też poczynił wadliwe ustalenie co do renomy przeciwstawionego znaku. W jej ocenie znak towarowy wnoszącego sprzeciw nie ma cechy znaku renomowanego i nie jest podobny do znaku skarżącej, zatem nie występuje w przedmiotowej sprawie sytuacja korzystania przez skarżącą z cudzej marki oraz z nakładów i wysiłków poczynionych przez uczestnika postępowania.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP oraz uczestnik postępowania wnieśli o jej oddalenie.

Sąd pierwszej instancji oddalił skargę H. S., albowiem nie dopatrzył się naruszenia przez Urząd Patentowy RP prawa materialnego i procesowego w stopniu uzasadniającym uchylenie zaskarżonej decyzji. Sąd pierwszej instancji wskazał, że konsekwencją przyjęcia renomy znaku uczestnika postępowania jest ocena podobieństwa oznaczeń według kryteriów wskazanych w art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., a nie w art. 132 ust. 2 pkt 1 p.w.p., jak to przyjmuje skarżąca. Warunkiem przyjęcia podobieństwa jest tylko istnienie skojarzenia, które wywołuje znak skarżącej z wcześniej zarejestrowanym znakiem uczestnika postępowania. Sąd podzielił stanowisko organu, że elementem dominującym obu przeciwstawionych znaków jest drzewko. Natomiast podnoszona przez skarżącą okoliczność odmiennego kształtu drzewka nie wyłącza, zdaniem Sądu pierwszej instancji, że do skojarzenia tych znaków dojdzie, a taki stan rzeczy, w przeciwieństwie do przesłanki podobieństwa z art. 132 ust. 2 pkt 1 p.w.p., uzasadnia przyjęcie za spełnionego istnienia podobieństwa w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Sąd pierwszej instancji podzielił także stanowisko Urzędu Patentowego RP, iż renomie znaku uczestnika postępowania szkodzi kojarzony z tym znakiem sporny znak skarżącej.

H. S. złożyła skargę kasacyjną od powyższego wyroku, zaskarżając go w całości i wnosząc o jego uchylenie. Skarga kasacyjna oparta została na obu podstawach zaskarżenia wskazanych w przepisach art. 174 pkt 1 i 1 p.p.s.a. Skarga kasacyjna zarzuciła:

1. naruszenie przepisów postępowania, a to art. 7, 77 i 80 k.p.a. polegające na dowolnej ocenie materiału dowodowego, nierozpatrzenie go w sposób wyczerpujący oraz niewyjaśnienie wszystkich okoliczności mających wpływ na wynik sprawy,

2. naruszenie przepisów postępowania, a to art. 145 § 1 pkt 1 p.p.s.a. poprzez niezastosowanie tego przepisu, podczas gdy prawidłowa ocena materiału dowodowego winna prowadzić do uchylenia zaskarżonej decyzji urzędu patentowego RP,

3. naruszenie prawa materialnego przez błędne zastosowanie art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. w sytuacji, gdy stan faktyczny sprawy nie dawał podstaw do przyjęcia, że spełnione zostały przesłanki do unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy Forest Fresh nr [...].

Skarżąca wskazała, że Sąd pierwszej instancji zaakceptował stanowisko Urzędu Patentowego RP, który ograniczył się do wywiedzenia renomy spornego znaku z przywołanego wyroku Sądu Najwyższego, podczas gdy renomowany charakter omawianego znaku, jako przesłanka dla unieważnienia prawa ochronnego znaku skarżącej, powinna być, a czego nie dokonano, udowodniona w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP, jako organem właściwym w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy. Wskazała ponadto, że wbrew ustaleniom organu i Sądu pierwszej instancji, przeciwstawione znaki towarowe nie są podobne. Bezsporny jest, zdaniem skarżącej, brak podobieństwa tych znaków w płaszczyźnie fonetycznej i znaczeniowej, natomiast doszukiwanie się podobieństwa omawianych znaków na płaszczyźnie wizualnej jest nadużyciem, gdyż drzewa będące elementem tych znaków różnią się istotnie. W znaku uczestnika postępowania drzewo ma kształt choinki zbliżonej do trójkąta, zaś w odniesieniu do znaku skarżącej jest to drzewo liściaste. Ponadto spornym znakiem skarżąca oznacza swoje towary już od 10 lat. Poniosła znaczne koszty na promocję tego znaku, wypracowując jego renomę.

W piśmie procesowym z dnia 9 listopada 2011 r. stanowiącym uzupełnienie skargi kasacyjnej, skarżąca podniosła również, że nie było podstaw by decyzję o unieważnieniu prawa ochronnego na sporny znak towarowy organ mógł oprzeć o podstawę art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., bowiem zarzut ten nie został podniesiony w sprzeciwie. Dopiero w piśmie z dnia 26 lutego 2009 r. uczestnik postępowania rozszerzył podstawę sprzeciwu, wskazując na art. 132 ust. 2 pkt 3 oraz art. 131 ust. 2 pkt 1, co zdaniem skarżącej jest niedopuszczalne, bowiem nastąpiło już po upływie terminu 6 miesięcy na wniesienie sprzeciwu. Sąd pierwszej instancji, nie będąc związanym zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną, winien, zdaniem skarżącej, z urzędu zbadać kwestię naruszenia prawa materialnego poprzez błędne zastosowanie art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. ze względu na niewskazanie powyższej podstawy w sprzeciwie.

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrując skargę kasacyjną uznał, iż zasługuje ona na uwzględnienie.

Zdaniem NSA skarga kasacyjna zasadnie wywodzi zaakceptowane przez Sąd pierwszej instancji naruszenie wskazanych w skardze kasacyjnej przepisów postępowania, zarówno w kwestii renomowanego charakteru znaku spółki, jak i jego podobieństwa do znaku skarżącej. W ocenie NSA skarżąca ma rację zarzucając brak samodzielnych ustaleń Urzędu Patentowego RP, co do renomowanego charakteru znaku uczestnika postępowania, bowiem organ (a w ślad za nim Sąd pierwszej instancji) renomę znaku towarowego uczestnika wywiódł z omawianego wyroku Sądu Najwyższego, a więc bez oceny w tym względzie dowodów zebranych w postępowaniu przed Urzędem Patentowym, który jest organem właściwym w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy. Istotne ustalenia dla wydania decyzji w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy Urząd Patentowy RP powinien dokonać samodzielnie, po przeprowadzeniu wszechstronnego postępowania dowodowego, zaś sąd administracyjny ma obowiązek skontrolować takie rozstrzygnięcie w przypadku jego zaskarżenia.

NSA podzielił również zarzut naruszenia przepisów postępowania w kwestii ustalonego przez organ i zaakceptowanego przez Sąd pierwszej instancji podobieństwa znaku skarżącej do znaku uczestnika postępowania, w zakresie o którym mowa w przepisie art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Badanie zmierzające do ustalenia podobieństwa przeciwstawionych znaków powinno być w pełnym zakresie przeprowadzone w postępowaniu toczącym się na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej, a w szczególności w trybie postępowania spornego, którego jednym z celów jest unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, podobnego do znaku renomowanego. Takich zaś badań w dostatecznym stopniu nie odzwierciedlała zaakceptowana przez Sąd pierwszej instancji zaskarżona decyzja. Za istotny mankament zaskarżonego wyroku, podzielającego stanowisko organu, NSA uznał wywiedzenie podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych jedynie z samego faktu użycia w tych znakach, w ich płaszczyźnie wizualnej, elementu drzewka, bez próby dokonania oceny, czy różna prezentacja, a w tym rodzaj i kształt drzewka, użyta w omawianych znakach, pozwala na przyjęcie podobieństwa tych znaków. Ponadto organ, na co nie zwrócił uwagi Sąd pierwszej instancji, nie odniósł się do załączonego przez skarżącą do akt sprawy toczącej się przed organem dowodu z opinii biegłego prof. dr hab. Ryszarda Skubisza. Opinia ta w znacznej mierze dotyka kwestii podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych, gdzie odniesiono się także do odmiennego kształtu wspólnego elementu obu znaków, jakim było drzewko. Skoro na ustalenia tej opinii powoływała się skarżąca, zupełny brak odniesienia się do tego dowodu również uzasadnia zdaniem NSA zarzut naruszenia wskazanych w skardze kasacyjnej przepisów postępowania.

Przekazując sądowi sprawę do ponownego rozpoznania NSA wskazał również, że Sąd pierwszej instancji powinien odnieść się do wskazywanej przez skarżącą okoliczności używania przez nią spornego znaku przez znaczny okres czasu. Wziął to również pod uwagę Sąd Najwyższy w wyroku z 14 października 2009 r., gdyż właśnie z powodu długoletniego i niezakłóconego przez uczestnika postępowania używania spornego znaku przez skarżącą oddalił skargę kasacyjną, powołując się na zasadę venire contra factum proprium, w świetle której, jeśli strona trwała przy określonej praktyce, nie może powoływać się na jej bezprawność, o ile inny podmiot prawa przyjmował tę praktykę w dobrej wierze i poniósłby szkodę w wyniku jej zmiany. NSA wskazał na okoliczności, w świetle których zasada venire contra factum proprium mogłaby znaleźć zastosowanie. Podniósł ponadto, że prawo ochronne na znak towarowy, jak każdy przedmiot prawa własności, jest wprawdzie prawem podmiotowym bezwzględnym, skutecznym wobec wszystkich podmiotów (erga omnes), tym niemniej prawo to nie podlega absolutnej ochronie w świetle ogólnych zasad wykonywania prawa własności (art. 140 k.c.). Wystąpienie na drogę postępowania spornego z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego, z naruszeniem zasady venire contra factum proprium, może być uznane jako niezasługujące na ochronę nadużycie prawa ochronnego z tytułu rejestracji znaku towarowego.

Rozpoznając ponowienie sprawę, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 190 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270), sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Przyjmuje się, iż ocena prawna wyrażona w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego jest wiążąca w sprawie dla Sądu pierwszej instancji zarówno wówczas, gdy dotyczy zastosowania przepisów prawa materialnego, jak również przepisów postępowania administracyjnego. Oznacza to, że wojewódzki sąd administracyjny jest obowiązany rozpatrzyć sprawę ponownie, stosując się do oceny prawnej zawartej w uzasadnieniu wyroku. Przez ocenę prawną, o której mowa w przepisie art. 190 p.p.s.a., należy rozumieć osąd odnośnie do prawnej wartości sprawy, a ocena prawna może dotyczyć stanu faktycznego, wykładni przepisów prawa, tak materialnego, jak i procesowego, prawidłowości korzystania z uznania administracyjnego, jak też kwestii zastosowania określonego przepisu prawa jako podstawy do wydania takiej, a nie innej decyzji. Przez ocenę prawną rozumie się powszechnie wyjaśnienie istotnej treści przepisów prawnych i sposobu ich stosowania w rozpoznawanej sprawie, zaś wskazania co do dalszego postępowania stanowią z reguły konsekwencje oceny prawnej. Dotyczą one sposobu działania w toku ponownego rozpoznania sprawy i mają na celu uniknięcie błędów już popełnionych oraz wskazanie kierunku, w którym powinno zmierzać przyszłe postępowanie dla uniknięcia wadliwości (por. wyrok NSA z 17 stycznia 2012 r. I OSK 158/11, wyrok NSA z 31 stycznia 2012 r. II FSK 1427/10).

W konsekwencji należy uznać, iż związanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w rozumieniu art. 190 p.p.s.a., oznacza, iż nie może on formułować nowych ocen prawnych - sprzecznych z wyrażonym wcześniej poglądem, a zobowiązany jest do podporządkowania się mu w pełnym zakresie oraz konsekwentnego reagowania poprzez treść nowego wyroku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, kierując się oceną prawną i wskazówkami co do dalszego postępowania, zawartymi w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lipca 2012 r. ponownie poddał kontroli legalność zaskarżonej decyzji Urzędu Patentowego RP.

Podstawą prawną zaskarżonej decyzji unieważniającej znak towarowy słowno-graficzny Forest Fresh o nr [...] był art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Stanowi on, że nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do znaku powszechnie znanego. Oznacza to, że ustalenia faktyczne dotyczące renomy znaku wcześniejszego WUNDER-BAUM nr [...], jego identyczności lub podobieństwa ze znakiem spornym, przyniesienie zgłaszającemu nienależnych korzyści lub szkodliwość dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego są kwestiami determinującymi możliwość zastosowania tej normy.

Ocena tych ustaleń dokonana w niniejszej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny nie pozostawia wątpliwości co do przyczyn uchylenia wyroku tut. Sądu co do naruszenia procedury administracyjnej przez Urząd Patentowy tj. art. 7, 77 i 80 k.p.a. w sposób mający istotny wpływ na wynik sprawy. Oznacza to wadliwie poczynione ustalenia faktyczne organu w kwestii renomowanego charakteru znaku uczestnika postępowania jak i jego podobieństwa do znaku skarżącej.

Unieważniając prawo ochronne na znak towarowy skarżącej organ, zdaniem Sądu rozpoznającego ponownie sprawę, nie ocenił dowodów zebranych w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w zakresie renomy znaku uczestnika postępowania, lecz wywiódł tą renomę z wyroku Sądu Najwyższego o sygn. V CSK 102/09. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2009 r. zapadł na tle ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Ustawa ta służy innemu celowi niż eliminowanie z obrotu prawnego decyzji w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Wyrok wydany na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie ma charakteru prejudycjalnego w postępowaniu toczącym się przed Urzędem Patentowym RP w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy. Ustalenia dokonane w takim wyroku mogą, co najwyżej, znaleźć posiłkowe zastosowanie w postępowaniu toczącym się na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej, a zwłaszcza w trybie postępowania spornego, którego jednym z celów jest unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, w tym także w zakresie o którym mowa w art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Istotne ustalenia dla wydania decyzji w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy Urząd Patentowy RP powinien dokonać samodzielnie, po przeprowadzeniu wszechstronnego postępowania dowodowego z uwzględnieniem dowodów zebranych w sprawie i po ich ocenie zgodnie z regułą wyrażoną w art. 80 kpa..

W ocenie sądu, odnośnie podobieństwa spornego znaku towarowego i znaku uczestnika postępowania w zakresie, o którym mowa w przepisie art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p, zaskarżona decyzja nie odzwierciedla w dostatecznym stopniu badań poczynionych przez organ, zmierzających do ustalenia podobieństwa przeciwstawionych znaków. Organ wywiódł podobieństwo przeciwstawionych znaków towarowych jedynie z samego faktu użycia w tych znakach, w ich płaszczyźnie wizualnej, elementu drzewka, bez próby dokonania oceny, czy różna prezentacja, a w tym rodzaj i kształt drzewka, użyta w omawianych znakach, pozwala na przyjęcie podobieństwa tych znaków. Zatem należy przyjąć, że w rezultacie Urząd Patentowy RP, zaakceptował monopolizację (wyłączność) użycia przez spółkę w jej znaku towarowym samej idei elementu drzewa. Dlatego badając kwestię podobieństwa przeciwstawionych znaków w ich płaszczyźnie wizualnej (na pozostałych płaszczyznach znaki te różnią się w istotnym stopniu) o podobieństwie omawianych znaków mógłby zadecydować wynik ustalenia, czy zastosowana w przeciwstawionych znakach odmienna prezentacja idei drzewa czyni te znaki podobnymi, czy też nie, na potrzeby przepisu art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Takich zaś ustaleń Urząd Patentowy RP nie dokonał. Wskazać również należy, że organ winien odnieść się także do dowodu z opinii biegłego prof. dr hab. Ryszarda Skubisza, która w znacznej mierze dotyka kwestii podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych (zajęto w niej stanowisko co do odmiennego kształtu wspólnego elementu obu znaków, jakim było drzewko), bowiem na opinię tą powołuje się skarżąca.

Rozpoznając ponownie sprawę organ winien również wziąć pod uwagę, że skarżąca używała spornego znaku już od 2002 r. Postępowanie cywilne zostało wszczęte przez uczestnika postępowania dopiero po upływie blisko 5 lat, co zresztą skutkowało powołaniem się przez Sąd Najwyższy na zasadę venire contra factum proprium i w związku z tym oddaleniem skargi kasacyjnej uczestnika postępowania. Zastosowanie powyższej zasady mogłoby wchodzić w grę zwłaszcza w sytuacji, gdyby po ponownym przeprowadzeniu postępowania dowodowego zostało ustalone podobieństwo przeciwstawionych znaków, o których mowa w przepisach art. 132 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p., a jednocześnie nie zachodził przypadek złej wiary w używaniu przez skarżąca spornego znaku. Przejaw złej wiary wymaga udowodnienia. Za przyjęciem zasady venire contra factum proprium mógłby przemawiać w szczególności wzgląd, co należałoby w sprawie zbadać, czy w związku z długoletnim używaniem przez skarżącą omawianego znaku nie nabył on charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach obrotu, która to cecha jest wymagana od każdego znaku towarowego podlegającego rejestracji (art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p.) Ponadto oznaczanie przez skarżącą swoim znakiem towarów tego samego rodzaju co wyroby spółki niewątpliwie pozytywnie wpływało na ogólny popyt na te towary. Unieważnienie znaku skarżącej w sytuacji jej dobrej wiary w używaniu tego znaku mogłoby w prosty sposób prowadzić do przejęcia przez spółkę klientów skarżącej bez poniesienia kosztów, jakie były udziałem skarżącej w promowaniu jej znaku, co byłoby nie do zaakceptowania. Nadto, należy podkreślić, że prawo ochronne na znak towarowy, jak każdy przedmiot prawa własności, jest wprawdzie prawem podmiotowym bezwzględnym, skutecznym wobec wszystkich podmiotów (erga omnes), tym niemniej prawo to nie podlega absolutnej ochronie. W świetle bowiem ogólnych zasad wykonywania prawa własności (art. 140 k.c.) granice tego prawa wyznaczają ustawy i zasady współżycia społecznego. Co się tyczy omawianych zasad nawiązuje do nich ustawa Prawo własności przemysłowej (por. art. 129 ust. 2 pkt 3, a także art. 156 ust. 2 p.w.p.). Z tych względów okoliczności będące podstawą dla podniesienia zarzutu opartego na zasadzie venire contra factum proprium stanowią jedną z granic dla wykonywania przez uprawnionego społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa ochronnego z tytułu rejestracji znaku towarowego. Toteż, wystąpienie na drogę postępowania spornego z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego przeciwstawionego znaku towarowego, z naruszeniem omawianych zasad, może być uznane jako niezasługujące na ochronę nadużycie prawa ochronnego z tytułu rejestracji znaku towarowego ze strony uprawnionego z takiego prawa.

Na marginesie należy dodać, że skarżąca błędnie wywodzi naruszenie przez organ prawa materialnego poprzez wydanie decyzji w oparciu o przepis ustawy, który nie został wskazany w sprzeciwie, lecz dopiero w piśmie uzupełniającym sprzeciw, złożonym po upływie terminu 6 miesięcy na złożenie sprzeciwu. Zgodnie bowiem z art. 246 ust. 1 p.w.p. każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji w ciągu 6 miesięcy od opublikowania w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" informacji o udzieleniu prawa. W niniejszej sprawie sprzeciw wniesiony 15 listopada 2007 r. (w terminie otwartym do jego wniesienia) przez J. Ltd. był umotywowany, chociaż podstawę sprzeciwu stanowiły inne przepisy, niż przepisy stanowiące podstawę decyzji organu. Po wniesieniu odpowiedzi na sprzeciw skarżącej, zostało wszczęte postępowanie sporne. Co prawda zgodnie z art. 255 ust. 4 p.w.p. 4 Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę, jednakże z ustawy p.w.p. ani też z przepisów k.p.a. mających odpowiednie zastosowanie w takich sprawach nie wynika, iżby wnioskodawca nie mógł zmienić (modyfikować) swojego wniosku wszczynającego postępowanie sporne, po wszczęciu tego postępowania (taka modyfikacja w niniejszej sprawie miała miejsca, bowiem uczestnik postępowania w dniu 26 lutego 2009 r. zmienił podstawę sprzeciwu). Co więcej, ze względu na istotę postępowania spornego, zakładającego niejako większą aktywność stron w tym postępowaniu, w porównaniu ze zwykłym postępowaniem administracyjnym, należałoby takie właśnie działania wnioskodawcy uznać za całkowicie zrozumiałe i dopuszczalne (por. wyrok NSA z dnia 20 lipca 2011 r., sygn. II GSK 647/10, Lex nr 1083332).

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Urząd Patentowy biorąc pod uwagę wskazaną wyżej argumentacją, opartą na wskazaniach NSA, którą jest związany, ponownie poczyni ustalenia faktyczne w zakresie renomy przeciwstawionego znaku towarowego oraz podobieństwa do znaku skarżącej. W przypadku uznania, że taka sytuacja zachodzi organ oceni, czy działanie skarżącej powoduje uzyskanie nienależnych korzyści lub szkodliwość dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku uczestnika postępowania.

W świetle powyższych argumentów Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji wyroku. Stwierdzając, iż uchylona decyzja nie podlega wykonaniu, Sąd oparł się na dyspozycji przepisu art. 152 p.p.s.a.

Zasądzając zwrot uiszczonego wpisu sądowego oraz poniesionych przez stronę skarżącą kosztów postępowania procesowego, w tym kosztów opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł w myśl art. 200 i art. 205 § 2 p.p.s.a.